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29.11.2017

BGH-Grundsatzentscheidung im Markenrecht: Coty unterliegt mit Lubberger und Rohnke

Deutsche Gerichte sind nicht für Verletzungen von Unionsmarken zuständig, wenn es um den Internetvertrieb über eine Seite geht, die vom Ausland aus betrieben wird. Laut einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) reicht es nicht, dass die Internetseite in Deutschland aufgerufen werden kann (Az. I ZR 164/16). Das Urteil des BGH sorgt für viel Aufsehen unter Markenrechtlern. Sie sehen darin eine Schwächung der Unionsmarke gegenüber den nationalen Marken.

Markus Ruttig

Markus Ruttig

Zur Geschichte: Coty ist Inhaberin oder exklusive Lizenznehmerin diverser Unions- und international registrierter (IR) Marken für Parfums. 2012 hatte sie den italienischen Kosmetikhändler Zacobi abgemahnt, dessen Internetseite auch in deutscher Sprache verfügbar ist. Dieser verpflichtete sich daraufhin, bestimmte Parfummarken – darunter die Marke Davidoff – ohne die Zustimmung von Coty weder nach Deutschland einzuführen noch dort zu verkaufen oder zu vertreiben. Kurze Zeit später fragte das deutsche Unternehmen Hit Parfum per E-Mail bei Zacobi nach den Konditionen verschiedener Waren, darunter ‚Davidoff Cool Water‘. Der Deal kam zustande, Zacobi übergab in Italien 150 Parfumprodukte einer von Hit beauftragten Spedition, die sie in das sächsische Lager von Hit brachte.

Coty sah darin eine Verletzung ihrer Markenrechte und klagte vor dem Landgericht Leipzig. Die Begründung: Die Parfums seien ohne ihre Zustimmung innerhalb der Europäischen Union in den Verkehr gebracht worden. Zacobi dagegen war der Ansicht, dass die deutschen Gerichte überhaupt nicht zuständig in der Sache seien. Diese Frage wurde wurde daraufhin abgetrennt und im Sommer 2015 vor dem Landgericht München verhandelt.

Das LG München gab Zacobi Recht, es wies die Klage als unzulässig ab: Die deutschen Gerichte seien international nicht zuständig. Coty ging in Berufung und konnte vor dem Oberlandesgericht das Blatt wenden. Dieses stellte im Juni 2016 die Zulässigkeit der Klage fest. Daraufhin zog Zacobi vor den BGH. 

Martin Fiebig

Martin Fiebig

Die Karlsruher Richter sahen nun ebenfalls die deutschen Gerichte nicht als zuständig an, da der Schwerpunkt der Verletzungshandlung nicht in Deutschland liege. Um deren ursprünglichen Ort zu bestimmen, dürfe man nicht auf einzelne Verletzungshandlungen abstellen, sondern müsse das gesamte Verhalten in den Blick nehmen. Da jedoch unter anderem der Internetauftritt von Zacobi nicht in Deutschland liegt und auch die E-Mail an Hit Parfum nicht von Deutschland ausging, deute hier nichts auf eine Zuständigkeit deutscher Gerichte hin. Nicht maßgeblich sei, dass das Zacobi-Internetangebot in deutscher Sprache in Deutschland abrufbar sei. Auch wenn der Kontakt zu Abnehmern in anderen Mitgliedsländern dadurch zustande kommt, dass der Händler Produkt- oder Preislisten per E-Mail versendet, ist entscheidend, von wo aus die E-Mails verschickt werden. Im vorliegenden Fall wären also die italienischen Gerichte zuständig.

Lediglich im Fall der IR-Marke ‚Covet‘, deren Schutz sich auf Deutschland erstreckt, läge die Entscheidungshoheit nun beim OLG München.

Mit seinem Urteil zieht der BGH eine scharfe Trennung zwischen Handlungs- und Erfolgsort. Markenrechtler sind der Meinung, dass der BGH die Unionsmarke gegenüber der nationalen Marke schwächt. Denn um in ähnlichen Fällen künftig in Deutschland klagen zu können, müssen Unternehmen ihre Marken auch als deutsche Marken geschützt haben. „Alle Unternehmen sind nun aufgefordert, ihre Markenstrategie zu überdenken und sich genau zu überlegen, aus welcher Marke man klagt“, meint ein Markenrechtler.

Vertreter Coty Germany
Lubberger Lehment (Berlin): Martin Fiebig (Markenrecht)
Inhouse (Mainz): Guido Baumgartner (Leiter Global Brand Protection), Heike Roth (Legal Counsel Global Brand Protection)
Rohnke Winter (Karlsruhe): Prof. Dr. Christian Rohnke (BGH-Vertretung)

Vertreter Zacobi
CBH Rechtsanwälte (Köln): Prof. Dr. Markus Ruttig (Markenrecht)
Jordan & Hall (Karlsruhe): Dr. Reiner Hall (BGH-Vertretung)

Bundesgerichtshof, I. Zivilsenat
Prof. Dr. Wolfgang Büscher (Vorsitzender Richter), Prof. Dr. Wolfgang Schaffert, Prof. Dr. Thomas Koch, Dr. Martina Schwonke, Jörn Feddersen

Hintergrund: Die IP-Boutique Lubberger Lehment betreut Coty seit vielen Jahren umfassend in marken- und vertriebsrechtlichen Prozessen. Der Berliner Partner Fiebig vertrat den Kosmetikkonzern beispielsweise auch 2015 vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH), als Coty von der Stadtsparkasse Magdeburg Auskünfte über eine Person forderte, die bei Ebay Parfum-Nachahmungen verkauft hatte. Doch auch weitere Lubberger-Partner sind für Coty tätig: So vertreten Dr. Andreas Lubberger und Dr. Bernd Weichhaus das Unternehmen in einem wichtigen Verfahren, das kommende Woche vom EuGH entschieden werden soll. Dabei geht es darum, ob der Luxusparfum-Konzern Händlern den Vertrieb seiner Produkte über Internetplattformen wie Amazon Marketplace verbieten darf. Der Fall hat grundsätzliche Bedeutung für den gesamten Internethandel in Europa.

CBH-Partner Ruttig vertritt Zacobi seit rund fünf Jahren, als der Streit mit Coty seinen Anfang nahm. (Christine Albert)