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10.01.2018

Disclaimer-Streit: US-Universitäten erstreiten EPA-Grundsatzurteil mit Maiwald

Eigentlich regelt das Gesetz klar, unter welchen Umständen Anmelder den Schutzbereich eines Patents im Erteilungsverfahren noch nachträglich ändern können. Doch Ausnahmen gibt es immer, und hierzu hatte es unterschiedliche Rechtsprechungen der Beschwerdekammern beim Europäischen Patentamt gegeben. Ende Dezember hat nun die Große Beschwerdekammer im Einspruchsverfahren von Merck gegen ein Patent auf organische Leuchtstoffdioden für Klarheit gesorgt (Az. G 1/16). Das Patent hatten die beiden US-Universitäten Princeton und Southern California angemeldet.

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Norbert Hansen

Gemäß dem Urteil dürfen sogenannte nicht offenbarte Disclaimer nur in drei Ausnahmen herangezogen werden. Diese Ausnahmen hatte das Gericht bereits in seiner Entscheidung G 2/10 definiert. Von großer Bedeutung für die Industrie ist eine Klarstellung der Kammer zum sogenannten Gold-Standard-Test: Der Test darf zur Prüfung, ob ein Patentanspruch noch zulässig ist, nur dann herangezogen werden, wenn der Anspruch zuvor durch einen offenbarten Disclaimer erweitert wurde.

Der Patentanspruch definiert den Schutzbereich eines Patentes. Er darf in einem laufenden Erteilungsverfahren, also solange das EPA die Patentanmeldung prüft oder ein Einspruch gegen seine Erteilung bei den Beschwerdekammern läuft, nur durch einen Disclaimer geändert werden, wenn der Inhalt des Disclaimers auch in der ursprünglichen Patentschrift offenbart ist. Damit will die Patentbehörde eine unkontrollierte Anpassung des Schutzbereiches auf sich ändernde Marktsituationen in der Wirtschaft vorbeugen.

Wenn der Zug der Zeit Patentanmelder überholt

Was ist aber, wenn ein neuer Stand der Technik während des Erteilungsprozesses öffentlich wird, der sich nur auf einen Teil der Patentansprüche bezieht und die dem Anmelder bislang nicht zugänglich waren? Dies ist etwa der Fall, wenn das EPA neue Patente anderer Anmelder veröffentlicht. Nach der gängigen EPA-Praxis haben andere Anmelder aber in der Regel erst 18 Monate nach der eigentlichen Erteilung Zugang zu den Informationen.

Steht dann das neue Patent der Erteilung des später eingereichten Schutzrechtes entgegen, muss nicht gleich das ganze Patent ungültig sein, sondern der Anmelder kann über nicht offenbarte Disclaimer den betroffenen Anspruch ausschließen. Dies hatte die Große Beschwerdekammer bereits mit der Entscheidung G 1/03 geregelt und drei Ausnahmen zugelassen.

Mehr Klarheit zum Gold-Standard-Test

Darüber kam es jedoch zu Unstimmigkeiten, nachdem die Große Beschwerdekammer in der Entscheidung G 2/10 gefordert hatte, den sogenannten Gold-Standard-Test auf den Teil des Anspruchs anzuwenden, der nach Ergänzung eines offenbarten Disclaimers übrig bleibt.

Das hatten einzelne Kammern des EPA-Gerichts so interpretiert, dass der Gold-Standard-Test auch eingesetzt werden kann, um bei nicht offenbarten Disclaimern die Zulässigkeit der verbliebenen Ansprüche zu prüfen. Dieser Praxis erteilte die oberste Instanz des EPA-Gerichts nun eine Absage. Beide Entscheidungen sind demnach getrennt voneinander zu behandeln. 

Im konkreten Fall muss nun die Beschwerdekammer entscheiden, die der Großen Beschwerdekammer die Grundsatzfragen vorgelegt hatte.

Vertreter University of Princeton und University of Southern Calinfornia
Maiwald
(München): Dr. Norbert Hansen, Dr. Stefanie Parchmann, Dr. Nils Braun, Alexander Ortlieb (alle Patentanwälte)

Vertreter Merck
Isenbruck Bösl Hörschler (Mannheim): Stefan Féaux de Lacroix

Vertreter BASF
Isenbruck Bösl Hörschler (Mannheim): Dorothee Hollah

Europäisches Patentamt, Große Beschwerdekammer
Carl Josefsson (Präsident), Ingo Beckendorf, Robert van Peursem, Marie-Bernadette Tardo-Dino, Claude Vallet. Gunnar Eliasson, Albert Lindner

Hintergrund: Die beiden US-Universitäten Princeton und Southern California pflegen langjährige Beziehungen zur gemischten Münchner IP-Kanzlei Maiwald. Diese hat traditionell intensive Beziehungen zu US-Unternehmen. Auch Isenbruck, die die beiden einsprechenden Wettbewerber Merck und BASF vertrat, ist langjährig mit den beiden Chemie-Unternehmen verbandelt. BASF hatte zwischenzeitlich ihren Einspruch zurückgezogen. Merck kämpfte bis zuletzt weiter gegen die Erteilung des Patents. (Mathieu Klos)