Die Unternehmen hatten beim Deutschen Patent- und Markenamt zunächst die Löschung der Fifa-Marken erwirkt. Das Bundespatentgericht hob diese Löschung dann auf Beschwerde des Fußballverbandes für einen Teil der Waren- und Dienstleistungen im vergangenen Jahr wieder auf. Gegen dieses Urteil legten beide Seiten dann Beschwerde beim BGH ein. Die Karlsruher Richter begründeten ihre Entscheidung nun damit, dass es der Marke ‚Fußball WM 2006‘ an jeglicher Unterscheidungskraft fehle. Die Angabe sei vielmehr ein sprachüblicher Begriff für das bevorstehende Sport-Großereignis in Deutschland. Dagegen bestätigte der BGH bei der ebenfalls umstrittenen Marke ‚WM 2006‘ die Löschung eines Teils der Marken durch das Bundespatentgericht und ordnete darüber hinaus eine neue Prüfung an. ‚WM 2006‘ sei eine Buchstaben- und Zahlenkombination und deren Bezug zur Fußball-WM nicht so eindeutig. Unbeeinflusst von diesen Entscheidungen bleiben die anderen Fifa-Marken wie etwa das Logo und auch die europäischen Markeneintragungen. Im Streit zwischen dem Süßwarenhersteller und der Fifa hatte bereits wenige Tage vor dem BGH-Urteil in einem parallelen Verfahren das Hanseatische Oberlandesgericht eine einstweilige Verfügung gegen Ferrero wieder aufgehoben. Diese hatte das Landgericht Hamburg erlassen. Die Fifa wollte Ferrero die Verwendung eines Logos bei der Sammelbildaktion der Produkte ‚Duplo‘ und ‚Hanuta‘ untersagen.
Vertreter Ferrero
Clifford Chance (Frankfurt): Jürgen Kicker
Inhouse (Frankfurt): Stephan Nießner (Leiter der Rechtsabteilung)
Jordan & Hall (Karlsruhe): Götz Jordan (BGH-Vertretung)
Vertreter Ferrero vor OLG Hamburg
Harmsen Utescher (Hamburg): Dr. Michael Schaeffer, Dr. Martin Kefferpütz
Vertreter Kulturwerbung Nord
Schwarz Kelwing Wicke Westpfahl (München): Dr. Konstatin Wegner; Associate: Stefan Schicker
Vertreter Fifa
Lorenz Seidler Gossel (München): Dr. Christian Raßmann
Dres. Messer & v. Mettenheim (Karlsruhe): Dr. Herbert Messer (BGH-Vertretung)
Bundesgerichtshof, 1. Zivilsenat
Prof. Dr. Eike Ullmann (Vorsitzender Richter)
Hintergrund: Ferrero verbindet sowohl mit Clifford Chance als auch mit der Hamburger IP-Boutique Harmsen Utescher eine langjährige Mandatsbeziehung. Auch die Fifa setzt in ihren Markenauseinandersetzungen schon lange auf Lorenz Seidler Gossel. Die Beteiligten standen sich bereits in der Vorinstanz vor dem Bundespatentgericht gegenüber (JUVE 10/05). Auch Schwarz Kelwing vertrat dort bereits die Kulturwerbung Nord, allerdings betreute damals vor allem Dr. Patrick Baronikians das Mandat. Baronikians wechselte jedoch Anfang 2006 in die Münchner Patentanwaltskanzlei Hofstetter Schurack & Skora (JUVE 03/06).
