Den Stein ins Rollen gebracht hatte der Axel Springer Verlag, der 2006 beantragt hatte, die Marke zu löschen. Vorangegangen war ein Rechtsstreit um den Springer-Titel ‚AutoTest‘. ‚Test‘ war 2004 als Wort-Bild-Marke für die Stiftung Warentest unter anderem für Testmagazine und Verbraucherinformationen vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen worden. Das Amt gab jedoch 2010 dem Löschungsantrag statt, woraufhin Stiftung Warentest Beschwerde beim Bundespatentgericht einreichte. Dieses hob die Löschungsanordnung im vergangenen Jahr auf.
Wie das Bundespatentgericht sahen nun auch die BGH-Richter die Marke als beschreibende Angabe an, weil sie den Inhalt der Stiftung Warentest-Zeitschriften bezeichnet. Durch die dadurch fehlende Unterscheidungskraft sind Marken normalerweise nicht schutzfähig. Hat eine Marke aber durch Benutzung beim allgemeinen Publikum einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreicht, kann sie dennoch geschützt werden. Im ‚test‘-Fall hatten in einer Ende 2009 durchgeführten Verkehrsumfrage lediglich 43 Prozent der Befragten in der Marke einen Hinweis auf die Stiftung Warentest gesehen. Das war den Karlsruher Richtern zu wenig. Auch die übrigen Indizien, etwa Faktoren wie der Marktanteil, die Auflage oder Werbeaufwendungen reichten nicht aus, um die Marke für den täglichen Verkehr durchzusetzen, so die BGH-Richter. Zudem wurde die Marke in der eingetragenen Form seit 2008 auch nicht mehr benutzt.
Das Bundespatentgericht muss nun noch klären, ob sich die Marke auch schon bei ihrer Eintragung nicht im Verkehr durchgesetzt hatte.
Vertreter Axel Springer Verlag
Lubberger Lehment (Berlin): Dr. Kai Schmidt-Hern (Prozessvertretung), Dr. Cornelis Lehment (Löschungsantrag)
Engel & Rinkler (Karlsruhe): Axel Rinkler (BGH-Vertretung)
Inhouse (Berlin): Dr. Thorsten Schaefer (Justiziar Medienrecht)
Vertreter Stiftung Warentest
Franz Schulkamp (Berlin): Dr. Ulrich Franz
Büttner & Baukelmann (Karlsruhe): Dr. Peter Baukelmann (BHG-Vertretung)
Bundesgerichtshof, I. Zivilsenat
Prof. Dr. Joachim Bornkamm (Vorsitzender Richter), Dr. Wolfgang Büscher (Berichterstatter)
Hintergrund: Lubberger vertritt Springer schon seit Längerem, unter anderem etwa in dem Prozess um ungesicherte Verkaufshilfen bis vor den BGH (mehr…).
Franz Schulkamp-Namenspartner Franz betreut die Stiftung Warentest schon seit vielen Jahren, auch bereits lange vor der Gründung der Berliner Kanzlei 2005 (mehr…). Auch in diesem Verfahren stand er seiner Mandantin von Anfang an bei. Mit der Durchführung der Verkehrsgutachten war das Institut für Demoskopie Allensbach beauftragt, das Projekt dort leitete Dr. Anne Niedermann.
