Ausgangspunkt des Streits ist, dass das ergänzende Schutzzertifikat auf Ezitimib als Einzelwirkstoff Mitte April dieses Jahres ablief (DE 103 99 001.1). Nach dessen Ablaufen drängten im Mai verschiedene Generikahersteller auf den Markt. Daraufhin klagte MSD auf Verletzung, da noch bis April 2019 ein Schutzzertifikat auf die Kombination der in dem Präperat enthaltenen Wirkstoffe Ezitimib und Simvastatin (DE 12 2004 000 026.1) bestehe – die Generika mussten zurückgerufen werden.
Nun hat das Landgericht Düsseldorf die einstweilige Verfügung von damals aufgehoben: Da bereits ein (mittlerweile abgelaufenes) ergänzendes Schutzzertifikat auf den Wirkstoff Ezitimib gewährt wurde, sei das weitere ergänzende Schutzzertifikat für die Kombination nicht zu rechtfertigen. Der kombinatorische Effekt, nämlich eine Verringerung der Nebenwirkungen, sei lediglich Folge einer geringeren Dosis des Simvastatins. Das erkannte das Gericht nicht als gesonderte erfinderische Leistung an.
Kurz zuvor hatte das Landgericht entschieden, die Verfahren gegen die verschiedenen Generikahersteller, zu denen neben 1 A Pharma auch Hexal, Mylan dura, Ratiopharm, AbZ Pharma, Stada und Aliud gehören, zusammen zu verhandeln. MSD kann gegen das Urteil Berufung einlegen, was als wahrscheinlich gilt. Gleichzeitig laufen gegen das Schutzzertifikat der Wirkstoffkombination parallele Nichtigkeitsverfahren.
Vertreter MSD (in allen Verfahren)
Hogan Lovells (Düsseldorf): Miriam Gundt (Federführung), Dr. Andreas von Falck; Associate: Lukas Sievers
Abitz & Partner (München): Dr. Monica Heinemann (Patentanwältin)
Vertreter 1 A Pharma (4b O37/18) und Hexal (4b O43/18)
Taylor Wessing (München): Dr. Jan Rektorschek, Dr. Nora Wessendorf
Maiwald (München): Dr. Derk Vos (Patentanwalt)
Vertreter Mylan dura (4b O38/18)
Taylor Wessing (München): Dr. Christoph de Coster, Dr. Verena Bertram
Ter Meer Steinmeister & Partner (München): Dr. Bernd Aechter (Patentanwalt)
Vertreter Ratiopharm (4b O39/18) und AbZ Pharma (4b O42/18)
Bird & Bird (Hamburg): Dr. Anne Wolters-Höhne (Federführung); Associate: Annika Schneider (Düsseldorf), Marie-Theres Schmid (Patentanwältin, München)
Vertreter Stada (4b O40/18) und Aliud (4b O41/18)
Bird & Bird (Düsseldorf): Dr. Oliver Jüngst, Dr. Moritz Schroeder
Hamm & Wittkopp (Hamburg): Dr. Alexander Wittkopp (Patentanwalt)
Landgericht Düsseldorf, 4. Zivilkammer
Dr. Daniel Voß (Vorsitzender Richter), Dr. BéréniceThom, Felix Terlinden (beide Beisitzer)
Hintergrund: Alle Kanzleien pflegen langjährige Beziehungen zu den jeweiligen Mandanten, die sie auch im vorliegenden Fall seit Beginn der Auseinandersetzung sowie zum Teil in den anhängigen Nichtigkeitsverfahren begleiten. Der US-Pharmakonzern Merck und seine nationalen Töchter − in diesem Fall MSD − vertrauen seit Jahren auf das Team um die beiden Hogan Lovells-Partner von Falck und Gundt, von denen sie zuletzt etwa im Streit gegen Shionogi um Zwangslizenzen für das Aids-Medikament Isentress vertreten wurden. Auch die Beziehung zur Abitz-Patentanwältin Heinemann reicht weit zurück. Gemeinsam mit ihr war von Falck bereits 2011 für Merck Inc. in einem EuGH-Verfahren tätig.
Bird & Bird vertritt Stammmandantin Teva und deren Töchter Ratiopharm und AbZ Pharma ebenfalls regelmäßig. Dem Team um den Düsseldorfer Partner Jüngst und die Hamburger Partnerin Wolters-Höhne gelang kürzlich ein Erfolg für Ratiopharm im Streit um den Second Medical Use für ein Brustkrebsmedikament mit dem Wirkstoff Fulvestrant. Während Wolters-Höhne hier die Vertretung von Ratiopharm und deren Tochterunternehmen AbZ übernahm, beriet der Düsseldorfer Partner Jüngst mit Stada und ihrer Tochter Aliud zwei weitere Generikahersteller im Streit mit MSD. Dabei stand ihm Patentanwalt Wittkopp zur Seite, der Aliud im Team mit Harmsen Utescher bereits im Streit um das Schutzzertifikat für Truvada beraten hatte.
Taylor Wessing-Partner de Coster war gemeinsam mit Patentanwalt Aechter von Ter Meer Steinmeister von Stammandantin Hexal zuletzt in dem Verfahren um das ergänzende Schutzzertifikat für das HIV-Medikament Truvada mandatiert. Hexal greift allerdings nicht exklusiv auf die Dienste der erfahrenen Anwälte zurück, sondern setzt in Verletzungsverfahren regelmäßig auch auf Arnold Ruess, so etwa im Grundsatzstreit um das Second-Medical-Use-Patent von Fulvestrant. Auch Mylan dura arbeitet nicht ausschließlich mit Taylor Wessing zusammen. Im Truvada-Verfahren gegen Gilead, in dem Taylor Wessing Hexal vertrat, setzte das Unternehmen auf die Düsseldorfer Kanzlei Wildanger Kehrwald Graf v. Schwerin & Partner, denen Maiwald-Partner Vos zur Seite stand.
