2009 hatte Qualcomm ein Konzept vorgestellt, das die Entwicklung und den Vertrieb mobiler Systeme unter dem Begriff ,Smartbooks‘ vorsah. Dieser Markenname war jedoch in Deutschland bereits an eine zwischenzeitlich insolvente Vertriebsgesellschaft vergeben. Qualcomm hatte 2009 die Löschung der Marken beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt und recht bekommen. Nach einer jahrelangen Auseinandersetzung mit der deutschen Smartbook AG hatte das Bundespatentgericht (BPatG) schließlich im Februar vergangenen Jahres drei der Beschlüsse aufgehoben. In einem vierten Fall hatte Smartbook seinerzeit die Beschwerde zurückgezogen.
Gegen die Beschlüsse des BPatG wandte sich Qualcomm dann im Herbst 2012 mit einer Rechtsbeschwerde an den BGH. Der Karlsruher Zivilsenat folgte nun jedoch dem höchsten Patentgericht und erklärte, dass die hier streitgegenständlichen Marken zu Recht eingetragen worden seien. Somit wurden die deutschen ,smartbook‘-Marken rechtsbeständig an das Offenburger Unternehmen erteilt.
In dem Markenstreit ist auch ein Verfahren vor dem Gericht der Europäischen Union in Luxemburg anhängig. Mit einer Entscheidung ist dort allerdings nicht vor 2014 zu rechnen.
Vertreter Qualcomm
Hogan Lovells (Düsseldorf): Dr. Martin Chakraborty (Federführung); Associate: Dr. Henrik Lehment
von Plehwe & Schäfer (Karlsruhe): Dr. Thomas von Plehwe (BGH-Vertretung) – aus dem Markt bekannt
Vertreter Smartbook
Clifford Chance (Düsseldorf): Dr. Claudia Milbradt (Federführung); Associates: Anja Schwarz, Florian Reiling (alle Litigation)
Jordan & Hall (Karlsruhe): Dr. Reiner Hall (BGH-Vertretung)
Bundesgerichtshof Karlsruhe, 1. Zivilsenat
Prof. Dr. Joachim Bornkamm (Vorsitzender Richter)
Hintergrund: Das Hogan Lovells-Team um den Düsseldorfer Partner Chakraborty tritt derzeit vor allem bei patentrechtlichen Auseinandersetzungen im Telekommunikationssektor in Erscheinung. Jüngst verteidigte die Praxis HTC gegen Klagen von Nokia (mehr…), weitere Düsseldorfer Partner erreichten für den Blackberry-Hersteller RIM einen Vergleich mit dem ehemaligen Weltmarktführer aus Finnland (mehr…). Die Verbindung zu Qualcomm existiert bereits seit Lovells-Zeiten. Damals setzte sich die Kanzlei bei dem US-amerikanischen Chiphersteller bei Verletzungsprozessen in verschiedenen Jurisdiktionen durch (mehr…). Die Federführung lag seinerzeit auch bei Chakraborty.
Die Clifford-Partnerin Milbradt hat ihren fachlichen Schwerpunkt ursprünglich im Markenrecht. Allerdings tritt sie in den vergangenen Jahren zunehmend bei Patentprozessen, häufig mit Bezug zur Pharmabranche, in Erscheinung.
Die Auseinandersetzung wurde parallel auch wegen der europaweiten Markenanmeldung ausgefochten. Seit 2009 hat das zuständige Amt der Europäischen Union für die Eintragung von Marken und Geschmacksmustern (HABM) alle Anträge von Smartbook zurückgewiesen. Zwischenzeitlich ist seit September ein Verfahren vor dem Gericht der Europäischen Union anhängig, auch hier setzt Smartbook auf Clifford. Qualcomm wird in dem Verfahren von Hogan Lovells-Partner Andreas Renck aus dem Standort im spanischen Alicante vertreten. .
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